从道通诉大疆一案看美国337调查中的国内实业原则

相信对于在知识产权圈工作的伙伴来说，美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称USITC）的337调查绝对是大家最不希望碰到的事件，尤其对出口产品到美国的企业而言，被337调查意味着一年内公司产品将有被禁止输入美国的重大风险。然而大家容易忽略的是，337调查除了是个威胁之外，同时也是个可以被各家企业所使用的强大武器。本文将使用今年道通科技(以下简称道通)诉大疆创新科技(以下简称大疆)作为案例、来介绍中国企业如何使用此制度来对抗美国市场上的竞争对手。

常见问题(一)：中国企业也可以作为美国337调查的原告方吗?

当然是可以的，刚刚说的道通诉大疆一案就是最好的证明案例。道通于2018年8月30日于USITC起诉大疆侵害其三件美国发明专利，并要求禁止诉争的大疆无人机产品进入美国市场。此起诉(Complaint)已经于2018年9月26日被USITC所接受并启动337调查程序。

常见问题(二)：启动美国337调查的条件是?

根据美国国际贸易委员会审判律师协会(International Trade Commission Trial Lawyers Association，ITCTLA)网站上的说明(注一)，原告必须证明：

被告有不正竞争或不正行为，例如专利或商标侵权(unfair competition or an unfair act, e.g., patent or trademark infringement)
对于被控侵权产品，被告有进口或销售行为(importation, sale for importation, or sale after importation into the United States of the accused products)
原告于美国境内存在关联于被控侵权产品的实业(the existence of a domestic industry relating to the product in question)
上述主张的不正行为已对原告造成伤害、或威胁造成伤害(the alleged unfair act has caused or threatens to cause injury)

其中，要成功发起 337调查最大的门槛就是上述第3点「国内实业」(domestic industry) 原则，而此原则也是相较于在美国地方法院发起专利诉讼、所需要额外具备的最大差异点。

常见问题(三)：何谓「国内实业」(domestic industry) 原则? 判定的标准是?

所谓的「国内实业」原则，简单的说就是原告需在美国境内有关联于被控侵权产品的实业，此实业具体表现可以是工厂、员工、或研发投入等等。根据美国国际贸易委员会审判律师协会ITCTLA之网站所述，此原则的判定一般分为「技术」和「经济」两部份：

技术部份(technical prong)：必须证明、原告或许可人正在实施诉争专利的至少一部份(a complainant must prove that it or a licensee is practicing at least one claim of the asserted patent)
经济部份(economic prong)：于美国境内存在关联于诉争专利所保护产品的实业(there exists in the United States with respect to the products protected by the intellectual property right being asserted)。根据《美国法典》第19编第1337节 (19 U.S.C. § 1337)的(a)(3)条文，具体由以下三点美国境内的经济活动进行认定：
1. 是否显著投资工厂或设备 (significant investment in plant and equipment)
2. 是否有大量的员工或资本 (significant employment of labor or capital)
3. 是否有实质投资于开发行为，包含工程、研发、或许可 (substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing)

另外需要特别注意的一点是，在起诉时还必须说明上述「技术」和「经济」两部份的连结关系，亦即要表明「经济」部份的投入是如何关联于「技术」部份的内容，白话的说就是于美国境内的经济投资必须关联于诉争专利的技术内容，不能两者不相干(USITC曾经在编号337-TA-859一案中提到：「举例而言，如果在美国的投资是关于汽车引擎、但诉争专利的内容是关于汽车轮胎，则原告必须说明为何汽车引擎的投资会受惠于此轮胎专利」)。

从道通诉大疆一案看如何主张「国内实业」(domestic industry) 原则

道通使用编号US7979174、US9260184、以及US10044013三件美国专利起诉大疆，在起诉书中有专门一个章节(第九章)在说明此起诉是如何符合国内实业原则，重点撷取如下：

技术部份(technical prong)：道通主张、其代号为EVO的无人机皆有实施三篇诉争专利的至少一部份，并附上三篇权利要求对照表(claim chart)分别详述EVO无人机与诉争专利之间的对应实施关系。
经济部份(economic prong)：道通在起诉书中用了2.5页的长篇幅说明如何满足经济部份，分述如下：
1. 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(1) 是否显著投资工厂或设备：道通主张、其在硅谷和华盛顿州的博塞尔(Bothell)有实际据点，其中硅谷据点为办公室和实验室；博塞尔为主营业地和总部、其业务包含了技术支援及负责EVO无人机控制app的开发。
2. 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(2) 是否有大量的员工或资本：道通主张、其EVO无人机是由其美国员工与卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)所合作研发之产品，在起诉书中更详细的说明了其美国员工的组织架构，包含app开发团队、技术支援团队、机器视觉团队、以及飞控团队，并附上员工工作内容与EVO无人机的对应表。
3. 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(3) 由于实质投资于开发行为已被上述两点包含、自然符合规定。
关于「技术」和「经济」两部份的连结关系：由于EVO无人机实施了诉争专利内容，且EVO无人机及相关功能是由上述美国据点所研发，因此具备连接关系。

上述内容即为起诉书中对于国内实业原则的重点说明摘要，我们可以看到其对于技术和经济两部份都有详细的说明、并附上[权利要求对照表] 和 [员工工作内容与EVO无人机对应表]作为进一步证明。由于道通的起诉已经被USITC所接受，因此代表上述主张方式能符合USITC对于国内实业的判定原则，可作为参考。

常见问题(四)：根据「国内实业」原则，那些没有实际厂房或研发人员的专利非执业实体(Non-Practicing Entities，NPE)所提出的337调查请求就一定不会被接受吗?

答案是不一定，许多NPE即使自己没有厂房/研发人员、也不实施该专利，仍会使用上述19 U.S.C. § 1337(a)(3)(3) 中的「实质投资于许可行为」、主张所使用的专利已经许可给他人使用，藉此通过此国内实业原则的判断。最近期的例子就是上周(2018年12月19日) USITC最新的337调查起诉编号DN3358一案，原告Tela Innovations 主张包含英特尔和联想在内的6家厂商专利侵权(附带一提，Tela主要主张的是Intel Core i5-7200U这颗处理器侵权，其他5家被告都是因为其产品使用此处理器被列入共同被告，若有使用此型号处理器的厂商需特别注意)，根据网络介绍、此原告Tela Innovations是个专利授权公司、即上述NPE非执业实体，在起诉书中Tela Innovations主张于2016年已将诉争专利许可给三星电子(Samsung Electronics)、并将起诉书中对于国内实业原则的判断主体从自家转至三星电子进行说明(注二)，下图为截取自起诉书的图片。

常见问题(五)：如果目前手上没有符合上述原则的美国专利怎么办?

可以考虑从外部购买合适的美国专利。其实道通用来诉大疆的三件美国专利中有两件是买来的，因此只要确认购买的专利技术有在自家之美国产品上实施、或是和自家的美国投资有技术关联性、亦或是买来后先对第三人进行专利许可，再配合上述的判断原则都可能主张通过国内实业原则。

结论

总结上文，中国企业应多尝试利用337调查这个强大的武器来制造出美国市场的优势地位，尤其面对最大的起诉门槛「国内实业」原则、可以参考上述的法规及司法实践案例进行主张，有不小的概率能成功启动337调查、进而取得于美国市场排除对手产品的机会。

注一：取自美国国际贸易委员会审判律师协会网站http://www.itctla.org/resources/faqs；

注二：由于Tela Innovations一案才刚提起337调查，还未知USITC是否接受，未来可以观察此主张是否能通过国内实业原则的判断，但依据以往的案例，确实有成功的例子。

作者 Johnny Chen

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