美国专利诉讼地之争议：从苹果考虑关闭美国德州东区门市说起

自从TC Heartland一案及随后一系列的管辖权认定结果相继出来后，开始有美国本土企业进行一些业务调整，以避免在不利于专利侵权被告的法院被迫进行专利官司；但另一方面对于外国企业来说、则未能得利于TC Heartland一案的管辖权认定结果，起诉时只要原告选择排除外国企业的美国子公司、即可自由选择起诉法院、而不受注册地或常规的既成营业场所之限制。

根据多家美国媒体报导[1] [2]，苹果确定于今年四月开始关闭其位于德克萨斯州布兰诺 (Plano) 和弗里斯科 (Frisco) 区域之两家Apple store销售门市，而改由位于达拉斯 (Dallas) 区域新成立的门市来服务该地区的苹果顾客。虽然目前苹果没有针对此一决定详细说明，但许多人认为此举应与近几年遭遇的专利诉讼有关，尤其可能是针对于来自非执业实体 (Non-Practicing Entities, NPE) 所发起的诉讼。比较具体的说法是：由于NPE偏好选择更有利于专利权人的美国东德州地区法院(District Court for the Eastern District of Texas) 法院进行起诉，苹果很可能为了避免此一情形，故选择关闭了由东德州地区法院所管辖的两家门店，而另外在北德州地区法院 (District Court for the Northern District of Texas) 所管辖的达拉斯区域成立新门市。

苹果会这么做其实也不意外，因为根据报导[1]，近年来东德州地区法院对于苹果被告的案子已经做出了多个有利于原告NPE的判决，包含于2013、2016、以及2018年都判决一间名为VirnetX的NPE胜诉，要求苹果分别支付368万、625.6万、以及502.6万美金的专利侵权损害赔偿。

美国专利诉讼地相关法规及重要案例探讨

苹果此一举动之所以能影响专利诉讼地，是由于2017年美国最高法院对TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC (2017)一案中所作出的决定。在TC Heartland一案判决作出之前，根据《美国法典》28 U.S.C 1391和1400条规定，专利侵权案件可以在任何对被告具有属人管辖权 (personal jurisdiction) 的法院提起，这意味著作为专利侵权原告的NPE有广泛的选择可以挑选起诉法院，因此诉讼进程快且专利权人胜率较高的美国东德州地区法院自然成为热门的专利起诉地点，然而此一现象于TC Heartland一案判决后即有所改变。

● TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC (2017) 美国最高法院判决

在本案中，美国最高法院明确了专利侵权的起诉地只能于：(1)被告法人的登记注册地 (place of incorporation) 或是 (2) 被告实施侵权行为且有常规的既成营业场所之地 (where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business)。根据以上规则，苹果只要将「常规的既成营业场所」、最明显的就是Apple store销售门店，移出东德州地区法院的管辖范围，在加上苹果的注册地也不在德克萨斯州，那么理论上未来NPE也许就只能在其他地区法院起诉苹果，这也是大家推论苹果大动作搬迁门市的主要原因。

然而，难道只有Apple store销售门市会被认定是所谓的「常规的既成营业场所」吗? 其实不一定，关于「常规的既成营业场所」的认定方式，这里就必须提到另一个知名的案件：美国联邦上诉法院　(CAFC) 对In re Cray Inc. (2017) 一案所作出的决定。

● In re Cray Inc. (2017) 美国联邦上诉法院CAFC判决

由于在前述的TC Heartland案中，最高法院并没有详细定义什么是「常规的既成营业场所 (regular and established place of business)」，因此在本案中，美国联邦上诉法院进一步确定了这个场所必须是被告所有的实际场所 (physical place)，另外也定义了「常规(regular)」一词代表此场所的运作具有稳定、一致、有序 (steady, uniform, orderly, and methodical) 的特性，而「既成(established)」一词则代表稳定地安置(settled certainly, or fixed permanently)、而非短期暂时的性质。换言之，只要原告在东德州地区法院的管辖区域内有找到符合以上属性的苹果所属据点，即使不是销售门市，仍是有可能在东德州地区法院成功起诉苹果的。

事实上，由于每个案件的案情有所不同，故不同个案中能否认定是「常规的既成营业场所」还须依据实际情况来判断，因此到目前为止仍不断有各种不同情况下的认定结果出现。例如在American GNC Corp. v. ZTE Corp. (2017) 案中，东德州地区法院认定「客户电话服务中心 (call center)」也符合上述「常规的既成营业场所」之规定－即使该客户电话服务中心并非由被告直接运营，而是由第三方负责经营，也不影响其认定。

外国企业的起诉地认定方式

接下来，对于非美国本土的外国公司来说，最切身的问题来了。那就是外国公司是否也适用上述讨论的诉讼地认定方式呢？很不幸的，答案是并不适用。根据In re HTC Corp. (2018) 一案的结果，美国联邦上诉法院CAFC认定，由于28 U.S.C 1400条规定不适用于外国公司，因此对于外国公司的专利起诉可以发生在任何美国司法管辖区。

也许有读者会问，要是外国企业已在美国成立子公司、透过此美国子公司的注册地点，不就能主张TC Heartland一案中的结论了吗? 是这样没错，但问题是原告们也很聪明，只要直接把外国企业在美国的子公司排除掉、就不用再受TC Heartland一案的结论限制了。例如上述的In re HTC Corp.(2018) 一案，本来在地院阶段的被告是HTC母公司 (HTC Corporation)、以及HTC美国子公司 (HTC America Inc.)，但当地院认定原本的起诉地对于HTC美国子公司并不合适后，原告就自愿撤销了对于HTC美国子公司的指控，仅保留不适用TC Heartland一案结论的HTC母公司，也因此本案就被原告成功留在了原本的起诉地特拉华州地区法院。

在更近期的Vista Peak Ventures v. AUO 一案中，原告更是仅起诉AUO(友达光电)的母公司 (AU Optronics Corporation)，而不将AUO的美国子公司列入被告(AU Optronics Corporation America)，明显是为了规避TC Heartland一案结论而欲将案件留在东德州地区法院。虽然AUO的美国子公司随后于加州北区地方法院尝试主张对于本案的管辖权，但不意外的拒绝理由之一就是引用上述CAFC对In re HTC Corp.一案的论点，最终被打回票了。因此结论是，外国企业们还是必须与东德州地区法院、以及特拉华州地区法院这两个最热门的地院好好培养感情，至少在现阶段看来是难以回避的。

2018年诉讼地议题经典案例

另外本文最后再提两个2018年对于诉讼地议题较为经典的案例

● In re ZTE(USA) Inc. (2018) 美国联邦上诉法院CAFC判决

在本案中，美国联邦上诉法院确定了关于专利案件中的诉讼地争议，其举证责任在于原告。也就是说在专利案件中，如果被告提出管辖权异议，则此时原告必须论述或证明为何目前的法院为合适的。

● In re BigCommerce, Inc. (2018) 美国联邦上诉法院CAFC判决

在本案中，美国联邦上诉法院确定了专利案件之原告若要根据被告注册地所在的州提起诉讼，如果该州有多个联邦地院的情况下，则只能对于被告之「主要营业场所(a principal place of business)」具有管辖权的法院提起诉讼，并不是在该州内的任一法院皆可提起诉讼。但是若原告并非根据被告注册地提起诉讼、而是根据上述的「常规的既成营业场所」提起诉讼，则不受此案结论限制。

参考资料：

[1] https://techcrunch.com/2019/02/22/apple-confirms-its-plans-to-close-retail-stores-in-the-patent-troll-favored-eastern-district-of-texas/

[2] https://www.dallasnews.com/business/retail/2019/02/22/apple-closing-frisco-plano-stores-opening-new-one-galleria-dallas

[3] https://www.ropesgray.com/en/newsroom/alerts/2018/05/Nearly-One-Year-After-TC-Heartland-Federal-Circuit-Addresses-Unanswered-Venue-Questions-in-Trio

[4] https://www.finnegan.com/en/insights/venue-challenges-after-tc-heartland-move-fast-or-risk-waiver.html

作者：Johnny Chen

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