美国专利客体适格性判断标准浅析

0 引言

2010-2014年美国最高法院就Bilski、Mayo、Myriad、Alice等一系列案件作出判决，判决结果对于专利客体适格性的判断标准影响极大，并在业界产生了持续的争议。针对最高法院的上述判例以及联邦法院的判例，Mayo/Alice两步判断法应运而生。美国专利和商标局(USPTO)发布了《2014专利客体适格性指导意见》，旨在提供一个清晰的适格性判断标准，并将该指导性意见写入了最新版《专利审查指南》之中。

USPTO局长安德雷•扬库认为，目前的专利法律法规对于专利客体适格性标准的规定过于模糊，为专利权注入了不可预测性和不稳定性。专利代理人与申请人耗时耗力预测、分析专利申请的前景，而专利审查员也增加工作量处理这方面的诸多争议。多年来，美国专利客体适格性的判断标准时而严格时而宽松，不同人对同一个权利要求是否符合专利客体适格性标准结论不同。

1美国发明法案第101条款

美国专利法第101条规定：任何人发明或发现任何新而有用的方法(process)、机器(machine)、制造物(manufacture)或物质组合(a composition of matter)，或其新而有用的改进，皆可依本法所定的规定和条件获得专利。

美国专利法第101条历经百年，虽然美国专利法几经修改，客体适格性具体判断标准随法院判决多次变化，但该法条实质内容没有变化。该法条规定了美国可授权专利的四种法定类型：方法、机器、制造物或物质组合，这四种法定类型代表着美国国会对“实用技术(useful art)”术语的解释，这一术语是美国宪法关于专利授权客体的规定。其中，在专利领域，方法是步骤的同义词，是一系列实现既定任务的步骤；机器是设备另一种表述方式，通常具有活动的部件；制造物是人造的、没有活动部件的客体的兜底种类，而物质组合可以是化学化合物，也可以是物质的混合物。另外，活的生物体也可以是可授权的客体，但不包括人类器官。

是否满足客体适格性是美国专利审查过程中的首要问题。美国专利法虽然号称阳光之下一切人造之物皆可授权，但并非没有限制。申请的专利主题必须是四种法定类型之一，并且满足客体适格性要求，才有可能获得授权，否则将以不符合101条款驳回。美国最高院在司法实践中，将自然规律、自然现象、抽象概念排除在法定客体之外（即法定排除），理由是这些是科学研究、技术开发的基本工具，授予专利权会对自然规律、自然现象、抽象概念形成独占垄断，不利于技术创新。

是否是101条规定的四种法定类型容易通过比较判定，是否满足客体适格性则比较模糊，容易得出截然不同的结论。客体适格性的判断标准随着法院的判决也经过多次修正、变化，经历了Freeman-Walter-Abele测试法、“有用、具体和有形的结果”测试法，最终美国最高法院以Mayo/Alice案判决为基础，形成了Alice两步判定法。

2 美国专利授权客体判定标准的变化

2.1 Freeman-Walter-Abele测试法

Freeman-Walter-Abele测试法来源于美国上诉法院的三个判例In re Freeman案、In re Walter案和In re Abele案。该测试法最初用于判定权利要求是否整体指向不属于可授权客体的数学法则或算法，但发现在自然规律、自然现象、抽象概念方面也具有适应性。该判定方法包括两步，第一步首先判断该专利申请中是否阐述了算法；第二步则在不同阶段则有所变化。在In re Freeman案中第二步是如果授予专利权，是否对该算法形成先占。在In re Walter案中，第二步是算法是否被应用于具体环境，与前后物理要素之间存在结构性联系（在装置发明中）、或者被用来限制特定的物理步骤（在方法发明中）。在In re Abele案中第二步则表述为该算法是否以任何方式采用了物理元素或工艺步骤。In re Abele案之后，两步测试法基本定型：第一步首先判断该专利申请中是否指向了算法，第二步算法是否以任何方式采用了物理元素或工艺步骤。

根据该测试方法，权利要求中记载任何常规明显的装置，似乎就可以轻易满足专利客体适格性，具有极大的灵活性，这为专利带来了不确定性和不可预测性，而受到质疑。1994年，美国联邦法院（CAFC）在In re Alappat案中非常明确地否定了Freeman-Walter-Abele测试法的合理性，随后被“有用、具体和有形的结果”测试法所取代。

2.2“有用、具体和有形的结果”测试法

CAFC于1998年借助State Street案确立了“有用、具体和有形的结果”测试法。CAFC认为，诉争商业方法通过对数学算法的使用，以机器的方式将一系列不连续的数字进行了整理、加工，最后形成股票的价格，这样一个结果是“有用、具体和有形的结果”，满足专利客体适格性要求。通过该判决，CAFC明确了商业方法专利产生“有用、具体和有形结果”，可以被授予专利权，这为商业方法的专利申请打了大门，从而导致了商业方法专利申请泛滥，招致广泛批评。其中最主要的问题是权利要求容易通过撰写技巧通过测试，导致大量低质量的商业方法获得专利，影响了商业方法专利的整体质量。

2008年，CAFC在In re Bilski案中否定“具体、实用、有形的结果”测试法，并以在In re Bilsik案中建立的“机器或转换”测试法取而代之。

2.3“机器或转换”测试法

CAFC认为“具体、实用、有形的结果”测试法无法有效判定授权客体，在分析总结最高法院Benson、Diehr与Flook 判例后，得出“机器或转换”测试法，即如果符合下列两个条件其中之一，就满足客体资格要求：结合到特定机器或设备，或将一特定物品转化为另一不同的状态或事物。

但该案上诉到最高法院后，“机器或转换”测试法随即被最高院推翻。最高院在判决中不仅否定了“具体、实用、有形的结果”测试法，同时也不同意使用“机器或者转换”法，指出“机器或者转换”并非判定专利客体适格性的唯一标准，虽然该方法是一个有用指引，可以作为重要的线索和调查工具。

除了上述商业方法、软件等专利判决形成的客体适格性测试方法外，美国最高法院或联邦法院还针对生命科学专利作出了一系列判决，如1980年Diamond v.Chakrabarty案中，认定通过基因工程改变的细菌属于可专利的主题。2013年Myriad案中，认定分离的基因不属于授予专利的客体，非自然存在的核酸如cDNA或改变的核酸符合专利客体要求。2014年美国最高法院在Alice判决中确认了Mayo两步法，从而形成了目前使用的专利授权客体判定方法。

3Alice两步法

美国目前所用的专利客体适格性判断方法是最高法院于2012年Mayo案中提出、2014年Alice案中再次确认的两步法，称为Alice两步判定法，延用至今。

最高院在2012年的Mayo案中，提出了一个判定框架来判定是否属于可授权客体，第一步，需要判断权利要求是否指向法定排除——自然规律、自然现象、抽象概念；第二步，寻找发明概念，即寻找一个元素或者元素组合，使权利要求明显超出法定排除。2014年的Alice案即适用该方法对是否是适格客体进行判定。美国专利和商标局在Alice判决后随即发布临时指南，详细指出了专利客体适格性的判定步骤及原则，由此开启了客体判定的Alice时代。

Alice两步法的判定流程如下图所示。步骤1 判断权利要求是否属于四种法定类型，如果不是，则直接判定不符合101条款，如果是，则进入2A步骤；步骤2A判断权利要求是否指向法定排除，如果不是，则属于可授权的客体；如果是，则进入2B步骤；步骤2B 判断权利要求是否记载了显著超出法定例外的其他元素，如果是，则属于可授权客体，如果不是，仍然则满足101条款。

3.1 是否属于四种法定类型

采用Alice两步法判定之前，需要将权利要求作为一个整体进行最宽合理解释，以判定权利要求是否涵盖不属于四种法定客体类型（方法、机器、制造物或组合物）或者是否涵盖属于法定排除（如自然规律、自然现象、抽象概念）。如果权利要求超出了四种法定类型，将直接导致不符合第101条款。如In Mentor Graphics，美国联邦法院判定主题名称为“计算机可读介质”不属于授权客体的法定类别，因为根据说明书该介质包括“任何存储装置”，明确记载了包含载波，尽管随机存取存储器是法定授权客体，但载波不是。

Alice两步法判定过程中也需要使用最宽合理解释原则对权利要求进行解释。如在Synopsys案中，专利权人争辩权利要求的逻辑电路设计方法与计算机的设计工具配合使用，不属于心理活动，属于可授权的客体，而联邦法院则认为权利要求并未限定该方法需要计算机来实施，采用最宽合理解释可以将权利要求解释为包含纯粹的心理步骤（抽象概念）。

3.2是否指向法定排除

Alice两步法中的“指向”有不同的表达方式，即指向(directed to) =recited(阐述) =提出(set forth)=描述(described)。但不等于涉(involved)，因为每个权利要求大都涉及自然规律的应用。如权利要求为：一种机器，其部件的运行方式如下F=ma。其中，该权利要求即为指向自然规律，如果获得授权，将对该自然规律F=ma形成独占。

法定排除包括自然规律、自然现象、抽象概念，具体可包括数学公式、自然产品、基本经济实践、组织人类活动的方式、概念本身、数学关系等。如单独的DNA(Myriad)、人体代谢的化合物之间的关系(Mayo)、降低结算风险(Alice)、对冲(Bilski)、计算橡胶固化时间的Arrhenius方程(Diehr)等。

3.4 是否明显超出法定排除本身

在Alice两步法的2B步骤中，需要判断法定排除以外的附加元素是否明显超出法定排除本身，这也是寻找权利要求发明概念的步骤。权利要求所包含的发明概念，要足以使该法定排除转换成为符合专利授权客体的专利申请。

显著超出法定排除的情形包括：

（1）对其它技术或技术领域有改进

为了说明通过计算机辅助改进了其它技术，权利要求必须详述计算机辅助的方法、计算机对方法的辅助程度或计算机对该方法执行的重要性。仅仅采用计算机常规组件执行并不足以显著超出法定排除。因此，权利要求仅包括在通用组件或在机器上执行方法的指令，并不满足显著超出的要求。相应判决案例包括操作橡胶压模机的计算机的方法、流程化下载内容的工艺改进、特定数字数据压缩改进方法、生成新数据的组件或方法，如测量设备或技术、改进的保存肝细胞的方法，以供以后使用。

（2）对计算机本身的功能有改进

需要判定权利要求旨在提高计算机性能，还是仅将计算机作为工具。值得注意的是，对于提高计算机功能的方法权利要求，应采用最宽合理解释。经解释，如果整个方法可以通过心理活动实现，则不能说改进了计算机技术。相应判决案例如改进传统网络超链接协议动态生成双源混合网页；在网络中利用独特的分布式功能筛选互联网内容；渲染半色调数字图片的方法；非传统方式运行的减少网络拥堵同时产生网络计费数据的分布式网络体系结构、存储数字图像的服务器的特定结构、编程或设计软件创建菜单的特殊方法。

（3）特定机器

在确定权利要求是否显著超出法定排除时，应考虑法定排除是否适用于特定机器。“机器或转换”测试法是一个有用且重要的线索和调查工具，用于确定权利要求是否符合101条的专利客体适格性。应当注意，法定排除应用于特定的机器或通过特定机器应用是一个重要的线索，而不是客体的独立判定标准，即使没有通过“机器或转换”测试法，但如果通过Alice两步法测试，仍然是可授权的客体；反之通过“机器或转换”测试但没有通过Alice测试，则仍然不是可授权的客体。

判定权利要求中记载的机器是否提供明显超出司法排除本身，需要考虑以下因素。法定排除通过应用于常规计算机并不能明显超出法定排除本身，但应用于特定的机器可以；机器的整体使用可以使方法明显超出法定排除，而机器如果仅为方法的操作对象，将不能明显超出；机器或设备对权利要求所施加有意义的限定可以明显超出法定排除，无关紧要的附加行为或限定领域应用则不能。

（4）特定物品转换；

“机器或转换”测试法还包括特定物品转换或还原为不同状态的物质，该判定法的应用与上述机器测试法类似。物品的“转换”意味着“物质”已经改变为不同的状态或事物。新的或不同的功能及用途可以证明物品已经转换。纯粹的心理过程，如思想或人类行为被“改变”不能被认为是合格的转变。对于数据而言，如果仅是基本数学结构的操作，则是典型的“抽象概念”，不能被认为是一种转变。

判定权利要求中记载物品转变时，以下因素需要考虑：是特定转变还是常规转变；物品转换的特别程度；依据转换类型或转换程度确定的转换本质；转换物品的本质；转换是对方法执行所施加有意义的限定，还是无关紧要的附加行为（如收集数据步骤）或仅限定领域应用

（5）众所周知、常规的、惯用

2018年4月，USPTO根据CAFC的Berkheimer判决发布备忘录，就附加元素“众所周知、常规、惯用”的标准进行了认定澄清。对本领域技术人员来说，附加元素是否属于“众所周知、常规、惯用”是一个事实认定，需要证据支持。USPTO强调，附加元素是否属于“众所周知、常规的、惯用”所用的证据，不同于35 U.S.C.102的新颖性及103的显而易见性所要求的现有技术。附加元素是显而易见的，或其不具备新颖性，并不足以证明其是“众所周知、常规的、惯用”的。

“众所周知、常规、惯用”的认定超出了现有技术的简单记载，被现有技术公开的事实也并不意味着其属于“众所周知、常规的、惯用”，需要具备以下情况之一，才能被认定。

A．说明书中或申请过程中申请人声明附加要素是众所周知、常规、惯用的。如说明书描述附加要素是“众所周知、常规、惯用的”(或同义词)、描述附加要素是商用产品、或为满足35 U.S.C. 112(a)规定以某种方式指出附加要素充分众所周知因而说明书无需特别描述。在说明书未提及情况下，不能依据说明书认定附加元素是众所周知、常规、惯用。

B．MPEP 2106.05(d)(II)中所讨论的一个或多个法院判决书，在判决书中指出附加要素是众所周知、常规、惯用的。

C．出版物包括书籍、手册、评论文章、或其他证据描述现有技术状态并讨论哪些是相关产业中的众所周知或常用的。这里的出版物与影响新颖性的出版物不同，影响新颖性的出版物不一定能够证明附加元素是众所周知、常规、惯用的。出版物的性质和出版物中附加要素的描述需要证明附加要素在相关领域中广泛流行或普遍使用的程度，与要素众所周知无需详细描述即可满足35 U.S.C. 112(a)规定相当。

D.审查员在通知书中声明附加元素是众所周知、常规、惯用的，该情况仅在审查员确定的情况下适用，其认定是基于个人的知识。

如果申请人对上述事项进行质疑，审查员则需要重新评估，特别是在D情况下，还需要提供A-C所示的证据。

（6）其他有意义的限定，排除应用到具体技术环境。

3.5 不属于明显超出法定排除本身

增加“应用之”或者“通过计算机应用之”之类的词语；

简单附件众所周知、常规的、惯用的内容；

增加无关紧要的附加行为；

应用到特定技术领域；

仅应用法定排除的指令。

4中国专利可授权客体

4.1中国可授权客体判定

美国可授权专利客体的判定方法与中国相应判定方法不同。中国专利法第二条规定了发明定义：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。根据《专利法》第二十五条的规定，下列客体不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

审查指南规定，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。客体的判定采用三要素：技术手段、技术问题、技术效果。其中采取的利用了自然规律的技术手段是核心要素。在不符合专利授权客体的情况下，可以仅指出客体问题。而在具备技术手段的前提下，采用三性条款进行审查。

4.2《专利审查指南》涉及可授权客体的修改

(1)商业模式

2017年中国国家知识产权局对《专利审查指南》进行修改，涉及专利授权客体的相应修改为：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。修改前的《指南》规定，商业实施等方面的管理方法及制度作为智力活动的规则和方法，属于不授予专利权的客体。随着互联网技术的发展，涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现，这些新商业模式市场运行效果好、用户体验佳，提升了资源配置和流动效率，节约了社会成本，增进了社会福利，因此应当对此类商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护，不能仅仅因为技术方案包含商业规则和方法就不授予专利权。

(2) 涉及计算机程序的发明

修改后的《指南》进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”，允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求. 根据中国专利法第二十五条和修改前的《指南》第二部分第一章的列举性规定，“计算机程序本身”属于智力活动的规则和方法，不能获得专利保护。“计算机程序”与“计算机程序本身”不同，实践中容易产生“涉及计算机程序的发明”不能获得专利保护的误解。修改后的审查指南表明仅“计算机程序本身”不属于专利保护的客体，“涉及计算机程序的发明”可以获得专利保护，进而也明确了允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。

5 小结

根据美国商会全球知识产权中心（GIPC）发布的《2018年国际知识产权指数报告》，美国在专利指标排名上较上年下降2位，居第12位，而专利客体判断的不可预测性是致使其排名下降的重要因素之一。

USPTO正在采取行动，致力于寻找一种稳定的、具有可预测性的判断标准，这一标准应当包含具体而明确的判断步骤，指引审查员和公众对专利申请客体的适格性做出判断。USPTO局长安德雷•扬库宣称，在遵守最高法院判例精神的基础上，不应当将过多时间花费在判断专利客体适格性上，应增加判断标准之清晰性与可预测性。能做的只有修改审查指南，为专利审查员提供明确的专利客体适格性判断标准。同时，USPTO将主动施加影响、而非只是被动遵从各级法院的判决。

美国专利无论是否符合客体适格性，均要进行全面审查。即使权利要求记载了利用了自然规律的技术手段，还要进一步判定该技术手段是否明显超出所描述的法定排除本身，判定比较严格。美国法院虽然小心谨慎的解释法定排除，以避免其吞噬整个专利法，但仍为专利带来了不可预测性和不稳定性。在某些情况下，依据中国专利法符合授权客体要求，而依据美国专利法不符合授权客体要求。

作者：泊头子
公众号：专利方舟
本公众号已经开通“专利问答”栏目，如有专利方面的问题可向作者提问，分享交流。详情见《本公众号拟开通“专利问答”栏目的通知》。

美国专利客体适格性判断标准浅析相关推荐

用事实告诉你企业竞争优势的企业资源判断标准
在分析一个企业拥有的资源时,必须知道哪些资源是有价值的,可以使企业获得竞争优势,其主要的判断标准为资源的稀缺性.资源的不可模仿性.资源的不可替代性.资源的持久性.通过下面的判断标准和案例分析,加深对企 ...
优秀健身房管理系统的十大判断标准
健身管理系统(软件)是所有健身房的重要配套之一,而一款优秀的管理系统更能有效的帮助场馆降低管理成本.提升人效.提升用户体验及复购率! 大数据.互联网时代,随着科学管理.移动化的发展,拥有一套懂销售.懂 ...
java计算最小公差数_进阶篇：5.1.1）确认公差分析的目标尺寸和判断标准
本章目的:找到一个产品所有的公差分析目标,并定下判断基准. 1.前言有需求才有公差分析,我的需求就是:整个产品的公差分析一个都不能少--作者. 这一章就是给出一个产品所有公差分析的目标值的方法. 2 ...
C#四种相等性判断方法 equals，referenceEquals
C#中的ReferenceEquals.Equals以及== C#中有一共有四种相等性判断方法: //Object中定义的三个方法 public static bool ReferenceEquals ...
级数形式套级数的敛散性判断
级数形式套级数的敛散性判断 @(微积分) 已知级数(1): ∑∞n=1(1−12+13−14+..+(−1)n+1n)\sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{1}{2} + \frac ...
孙海波：重新发现“同案”：构建案件相似性的判断标准
原文链接:http://www.procedurallaw.cn/info/1005/1007.htm 为贯彻"各级法院在审理类似案件时应参照指导性案例"的司法原则,推进法官在办案 ...
计算机标签高低温标准,液晶显示屏高温高湿测试判断标准
液晶显示屏(LCD)用于数字型钟表和许多便携式计算机的一种显示器类型.LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液.电流通过该液体时会使水晶重新排列,以使光线无法透过它们.因此,每个水晶就像 ...
状态空间方程的能控性与能观性判断
状态空间方程的能控性与能观性判断能控性判断方法对于状态空间方程,判断是否能控. 注:由于输出在能控性方面不起任何作用,因此在能控性研究中忽略输出方程. 矩阵对任意t>0均非奇异. 的&quo ...
CPA二十--关联方关系的判断标准(转载)
CPA二十--关联方关系的判断标准 1.纵向看: ①.控制(控股>50%,＝50%不行) ②.共同控制(投资双方各占50%,或有协议) ③.重大影响(20%-50%) 2.横向看:同受一方或多方 ...
关于充电桩绝缘检测中判断标准以及检测电压的选取
参照GBT 18487.1-2015 附录B.4.1中说明: "充电直流回路DC+.PE之间的绝缘电阻,与DC-.PE之间的绝缘电阻(两者取小值R),当R>500Ω/V视为安全:100 ...

美国专利客体适格性判断标准浅析

美国专利客体适格性判断标准浅析相关推荐

最新文章

热门文章